Se sei proprietario di un marchio e magari vuoi allagare le tue zone di influenza o conquistare altri mercati, sicuramente ti sarai chiesto come fare e ti sarai imbattuto nel contratto di licenzia di marchio.
In questo articolo vediamo cos’è, come si scrive, come può essere trattata la licenzia d’uso del marchio e anche qual è la disciplina che regola tutto questo.
Cos’è il contratto di licenzia di marchio
Prima di parlare di contratto di licenzia di marchio, facciamo un piccolo passo indietro e diciamo cos’è un marchio. Avvalendoci della definizione del Ministero dello Sviluppo Economico con marchio si intende “un bene immateriale giuridicamente previsto e disciplinato e in quanto tale il titolare ne può disporre con atti di volontà /giudiziari in base alle sue esigenze e al suo interesse”.
Il marchio dunque può essere venduto o anche concesso in licenza a terzi e questo nell’interezza o solo per una parte di prodotti e servizi.
Contratto di licenzia di marchio: la disciplina
Il contratto di licenzia di marchio è regolato dall’art. 23 comma 2 del Codice della proprietà industriale che si occupa proprio di quello che viene definito “trasferimento del marchio”, mentre gli articoli che vanno dal 24 al 28 chiariscono altri aspetti come: l’uso del marchio, la nullità , la decadenza (anche parziale) e la convalidazione.
Tale contratto consente al titolare del marchio (detto licenziante) di dare la possibilità a un altro soggetto (licenziatario, che può essere persona fisica o giuridica) di utilizzare il proprio marchio per contraddistinguere determinati prodotti o servizi.
Questo, tranne quando la licenzia non viene data a uso gratuito, prevede un compenso fisso o calcolato sulle vendite, le cosiddette royalty.
Licenza esclusiva e non esclusiva
La licenza non deve per forza essere esclusiva, anzi si fa distinzione tra:
- contratto di licenza esclusiva quando l’uso del marchio per prodotti o servizi è totalmente in capo al licenziatario e pertanto il proprietario non può più usarlo per tutto il periodo della durata della licenza;
- contratto di licenza non esclusiva quando il titolare si riserva di continuare a usare il marchio cosiddetto “licenziato” oppure quando ci sono più soggetti che sono licenziatari di uno stesso marchio in relazione agli stessi prodotti.
Perché e quando cedere il marchio
Perché un titolare tiene a “cedere” il suo marchio? Lo fa molto spesso per sfruttare economicamente il prestigio di un proprio segno distintivo (a maggior ragione quando è particolarmente riconosciuto e diffuso) oppure per estendere la propria offerta commerciale magari a nuovi territori, italiani e all’estero, oppure per nuovi prodotti o servizi.
Chi riceve il marchio potrà in questo modo avviare la propria attività oppure ingrandirla anche grazie a un’eventuale notorietà del brand.
Per questi motivi, spesso al contratto di licenza d’uso del marchio si associano contratti di distribuzione commerciale o accordi di franchising. Per esempio, se stai indossando al polso l’orologio di una società di moda, questo è il caso in cui la casa di moda ha concesso l’uso del marchio. Così per profumi, occhiali o magari cartoleria. Insomma, per quelli che non sono i cosiddetti prodotti core business per cui è nata l’azienda.
Nel caso tu stia pensando a un contratto di licenza del marchio e abbia il ruolo del licenziatario, il consiglio è sicuramente di verificare l’effettiva titolarità del marchio, l’esistenza di opposizioni o contestazioni o rilievi pendenti, la regolarità amministrativa (ad esempio sequestri sul marchio) ecc…
Contratto di licenza di marchio: cos'è, in quali casi si usa e come tutela i tuoi interessi Click To TweetCosa contiene il contratto di licenza di marchio
Devono essere chiari tutti i seguenti aspetti:
- Oggetto: questo serve per individuare il marchio che viene dato in licenza.
Limiti d’uso: quello che viene autorizzato dalla licenza ossia per quali prodotti e/o servizi può essere utilizzata. - Territorio: aspetto tutt’altro che trascurabile. Se il licenziatario dice che userà la licenza solo per l’Italia, una volta che vuole espandersi, per esempio in Francia, dovrà fare una nuova licenza o dovrà essere aggiornato il contratto.
- Esclusiva: con questo si intende il fatto di concedere la proprietà intellettuale in esclusiva a una sola persona (cosa che ovviamente avrà un costo).
- Corrispettivo: qui si precisa se la licenza viene concessa in modo gratuito o se si chiederà un compenso fisso o variabile in base alle vendite, le royalty. Anche in questo caso, si può fare un’ulteriore precisazione ossia che ci sia una royalty minima a prescindere dalle vendite.
- Durata: la licenza può durare anche all’infinito, con possibilità che venga revocata, o avere un tempo prestabilito che va indicato nel contratto, con data di inizio e data di fine
- Obblighi del licenziatario: in questa voce viene meglio definito lo standard qualitativo legato all’uso del marchio, il non ledere il prestigio del titolare con determinate azioni e tanto altro. È ovvio che se un brand concede l’utilizzo del proprio marchio non può rischiare che il licenziatario lo snaturi, svilisca o magari leghi a esso azioni moralmente discutibili.
- Controlli del licenziante: in questo caso si può prevedere che il licenziante possa ispezionare come viene utilizzato il marchio.
- Protezione: si definisce il comportamento che entrambi devono adottare in caso di contraffazioni così come le forme di collaborazione da portare avanti in tal senso.
- Cessione della licenza: per definire entro quanto tempo dallo scioglimento del contratto il licenziatario sia tenuto a cessare l’utilizzo del marchio, eliminando dal mercato i relativi prodotti.
- Risoluzione anticipata: la clausola che “salva” il titolare che potrà dire addio alla licenza se si verifica un episodio che non consente la prosecuzione del rapporto.
Cessione del marchio a titolo gratuito
Come abbiamo accennato, può anche succedere che una licenza o cessione avvenga a titolo gratuito, questo per esempio può avvenire nel caso di trasferinento di un marchio all’interno di un gruppo aziendale da una società capogruppo a una consociata.
Contratto di licenza d’uso marchio: cosa fare dopo
Se è vero che non c’è alcun obbligo nel farlo, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi consiglia di presentare a esso una istanza di trascrizione, cosa che sicuramente è di interesse per il nuovo titolare dei diritti del marchio, insieme a una copia del contratto.
Le trascrizioni non sono obbligatorie, ma hanno efficacia dichiarativa dell’opponibilità a terzi. La trascrizione può essere comunque presentata sia dal licenziante che dal licenziatario.
Se il marchio è stato venduto, il proprietario del marchio contenuto nell’atto deve essere la stessa persona riportata come tale nel registro nazionale dei marchi. E se il marchio è stato venduto più volte, l’acquirente deve assicurarsi che tutti i proprietari precedenti siano stati inseriti nel registro, e che non vi sia nessuna discontinuità . Se ciò è avvenuto, sappi che occorre registrare tutti i contratti di trasmissione della proprietà .
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